アンダンテ特許事務所
ANDANTE PATENT OFFICE
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[1]知的財産を法律で守る理由をどう考えるか

(1)安心して商品を製造し、販売するためである。これは、「商品」を保護するという観点による(特許・実用新案・意匠・著作権法・不競法)。
 ここでいう保護とは、
 @安心して商品を製造・販売することができる状況をつくること、
 A他人に商品を作らせ販売させて実施料収入を得ることができる状況をつくること、
 B他人が商品を真似できない状況をつくること、
 C他人が偽商品を販売したことによる損害を賠償してもらうこと、であるといえる。

(2)商品のマーク(商標)を安心して使用するためである。これは、「商品のマーク(商標)」、ひいては業務上の信用を保護し、取引秩序を維持するという観点による(商標法・不競法・(著作権法))。
 ここでいう保護とは、
 @安心して商品の目印を使用できる状況をつくること(信用の構築)、
 A他人に商品の目印を使用させて使用料収入を得ることができる状況をつくること、
 B他人が同じような商品にその目印と紛らわしい目印を使えない状況をつくること、
 C他人が同じような商品にその目印を使ったことによる損害を賠償してもらうこと、であるといえる。

[2]出願すれば安心して商品を製造し、販売したり、商品のマークの使用が可能だろうか

 そう思っている人は結構多いのが事実である。これはあくまで一般論で知財関係の仕事をしている人間に対してはその答えはいわずもがなである。

(1)敢えて言えばその答えはNOである。しかし、現実社会ではそうはなっていない(かなり語弊がある)。従って、調査(専門家による鑑定等)を実施し、対象(商品)を同じとする特許品、類似品が出ていない、文献を調査し出願前に公開されていない(公知になっていない)との一応の心証があれば見切り発車で、
 @商品の製造販売、及び、
 Aマークの使用はあり得る。
 このような「見切り発車の傾向」は中小企業ほど高く大企業ほどこの傾向は少なくなる若しくは無い。
 当然のことだが、出願したからといって、他人の権利を侵害していないとも言えない。出願人は、出願することで、良く売れるかもしれない、権利になるかもしれない、通常より少し高値で売れるかもしれないという希望が膨らむ。弁理士はこの希望を膨らませる仕事であると願いたい。

(2)拒絶理由を通知されたらどうするか。
 まず、引用例が引用適格を満たすか否かを調べることが必要である。偶に審査官等が誤ることがある。
 次に、拒絶理由通知で示される引用例は「全てである筈」である(特許や意匠では世界主義だから建前上は全世界に存在する全てを調べるのが正しいが不可能である)。そこで、これを逆手に取って、拒絶理由の引例の権利化の有無、引例の権利範囲に入るのかの有無を調べることによって、出願が拒絶されても、対象商品が安心して実施できるものなのか(あるいは、対象商品のマークを安心して使用できるものなのか)を知ることができる。
 このような手段を講じていれば、後に審査段階では掲げられなかった権利に基づいて訴訟を提起されたとしても、損害の賠償は回避できるのではないだろうか(過失推定が効かない余地があると思われる)。しかし、差止は免れない。この理由は、過失の有無は要件ではないからである。

[3]出願することの利点は何なのか

 出願しても安心して商品を製造し、販売することができるとはいえないのであれば、どのような利点があるのか。(拒絶された場合に、どう考えるのかは既述及び後述[5]参照。)

(1)特許・意匠の場合の出願後査定確定まで
 @出願後、出願に係る商品を製造販売(実施)しても、その自己の実施を理由として新規性や進歩性(創作非容易性)が無いことを理由としてその出願が拒絶されないことが挙げられる。
 A出願後(公開されることが条件ではある、あるいは出願とは関係ないが自分で出願後に実施してしまったような場合)に誰かが同じような特許・意匠の出願をしたとしても、他人は永久に権利を取得することはできない。特許・意匠が創作物を保護するとの所以である。
 尚、実用新案をここで含めていないのは、実用新案は無審査登録主義であるため、必ず登録されるためである。すなわち、実用新案は無効理由を含んだまま登録されている可能性が高いというのが大企業や我々弁理士の考え方である。
 B先願主義であるから、まだ、他人の出願が特許庁に書類の山として存在してはいるが、公開等(登録公報を含む趣旨)されていない場合に、先願であれば権利を取得することができる。
 C特許の場合、公開後〜登録までの実施に対しては補償金請求権を行使しうることを競合他社へ警告することができる。これによって、競合他社の商品開発に牽制をかけることができる。
 D取引先との関係で出願してあることが証明できれば、その取引先が多分大丈夫だろうと安心して商品を置いてくれる(実情に即していると思われるが厳密には良くない)。

(2)商標登録出願の場合の出願後査定確定まで
 @商品の販売状況を見て売れ筋だったなら後に紛らわしい商標を使用する会社が出てくるかもしれないため、安心して使用できる状況を将来的に確保するということが挙げられる。
 A金銭的請求権を行使する準備があることを競合他社へ警告することができる。商標の場合にも公開制度があるが、商標の場合は、公開は条件にはならず、出願が条件になるため、その点が重要である。もっとも、自分で出願商標を使用することが条件になるから(業務上の損失を補填するものだから)その点は注意を要する。また、損失が発生していることが必要になるため、その点留意が必要だ。
 B商標登録出願は、売れ筋か否かを判断してからでも遅くはない。新規性や進歩性(創作非容易性)といった登録要件はないからである。あくまで「先願既登録商標と抵触するものが登録できない」のである。この点に商標法は選択物を保護するという意味が表されている。
 例えば、今現在は世界中で著名企業のネーミングとして知られていたとしても、その企業が倒産し、1000年も経てば歴史教科書等で取り上げられない限り誰も知らないということが考えられるであろう。既に誰も知らないという状態になってからどこかの中小企業が昔著名企業のネーミングとして世界中で著名であった商標を出願しても登録を受けうるのである。商標が選択物たる所以である。特許や意匠の場合は、いったん新規性を失えば、永久に、すなわち、1000年先、2000年先でも権利を取得することができない。
 B先後願(商8条1項)は拒絶理由にはならないが、先願既登録商標(商4条1項11号)は拒絶理由になる。しかし、この拒絶理由が来た場合に、反論の余地がなく、いたずらに結論を先延ばしにしたくなければ、商標を変えれば良いだけである。選択物なのだからそこまで思い入れをする必要はないといえる(現実は色々なことを言う人がいるのでそんなに簡単ではないだろう)。
 C拒絶理由が何かは重要である。使用しても差し支えないのか(拒絶理由が商3条1項各号であった)、使用すると差し支えるのか(商4条1項11号、この場合でも使用しうる方策(権利非行使契約、一時的な名義変更後登録後再度名義変更等)は色々あるであろう)を知ることができる。この点をはっきりさせるために出願をする意味がある。

(3)実用新案登録出願の場合
 知的財産についての対策はしていますという一応の広告的なアピールをするに過ぎないと考えられる。権利になった後もこれは同じである。そもそも無審査で登録されるからである。法律として存在しているのは、出願件数が非常に少ないとはいえ実際に活用されており、知財に関する対策を講じていると取引先にアピールするにはこれで十分だというのもあるだろう。そもそも、短命な商品である場合には特にその傾向が高い。弁理士試験ではそれでも色々と聞かれる。実用新案権は危ない権利であるということを意識させる問題ばかりである。各種の手続は問題の格好の素材になる。
 権利化して実施化を急いでも実用新案の場合は不安が残る。なぜなら、実20条は原特許権者等にしか認められていない規定だからである。もっとも、裁定制度(後述するが活用されていない)の実22条は存在するため、そちらに頼ることになるのだろう。

[4]権利化された場合

 権利化されたからといって安心していいのだろうか。

(1)特許権・意匠権が成立した場合
 @独占排他権を取得することができたので、早い段階で実施化を進めることが重要である。防衛権利ならともかく、自社製品に直結しているのなら素早く実施をすることが重要である。なぜなら、独占排他権とはいえ、無効にされる可能性も全くないとはいえないからである。そして、無効になった場合には、権利が最初からなかったものとみなされるため、独占排他権に基づく実施はできない。しかし、早い段階(出願以降、望ましくは権利化直後ということか)で善意に実施していれば、仮に後に無効になったとしても、特80条や実20条等の通常実施権を主張できる。すなわち、一旦権利となり、実施をしている以上、侵害とはならず、罰則の適用もない。もっとも、実施料は支払わなければならない(当事者間の話し合いでどうにでもなるところであろう)。
 A独占排他権を取得することができたが、利用関係・抵触関係の有無(同日出願には適用ない点は注意する)について該当するか否かは調査しておくことが必要であろう。利用抵触関係にある場合に無条件に後願権利者に実施を認めることは不当に先願者の利益を害することになり、権利侵害を構成するからである。それでは怖くて権利を取得しても実施なんかできないのではないかという疑問が湧いてくる。
 Bもしも、利用関係・抵触関係が発覚したらどうするか。寝た子を起こさない的な観点でそっとしておくというのも一手であろうが(現実もこちらが多いだろう)、「実施許諾について協議を求め、協議が整わなかった場合には、裁定請求をする」という考え方をとるのがベストだろう。これにより、おそらく実施を確保することができるからである。裁定制度自体は実際には活用されていないが、この規定があるがためにライセンスが促進され、権利を取得すれば、(a)安心して実施ができるという状況、又は、(b)何もしないという状況が現実である。従って、利用抵触関係についての規定と裁定制度の規定というのは天下の宝刀的な役割を担っており、目に見えた形で活用されているとは言い難いにもかかわらず、極めて重要な規定であるといえる。
 Cまとめると、特許権・意匠権が成立した場合には、「早めに実施を開始し、利用抵触関係の有無についての調査をしておくことが重要」だと思われる。特に拒絶理由通知で示された引用例との関係や調査範囲といったものが参考になると思われる。あくまで商品を製造し販売するということを前提に考えると「拒絶されても出願が無駄にならない」ということの本当の利点はここにあるのではないかと思われる。

(2)商標権が成立した場合
 商標権が成立した場合は、専用権での使用が可能であるわけだから、他の知財に比べると安心した使用が確保しやすいと思われる。利用抵触関係について規定した商29条には商標権どうしの抵触が規定されていないことからもこの点が伺われる。また、そもそも商標権の場合には、権利者は、専用権の範囲では使用権の許諾をすることができても、禁止権の範囲では使用権の設定をすることができない点からも明らかだろう。先後願を問わずに互いに禁止権の範囲に属することになった場合には(権利化後の移転を考慮しなければ理論的には考えにくいのであるが)、互いに商37条で止めてくれと攻撃できる一方、攻撃されたら、商25条で使用ができると主張すればいいのである。
 不使用の場合には注意を要する。権利が取り消されることもあるし、特許等とは異なり、損害未発生の場合には使用料相当額の請求も棄却されることがあるからである。この点、特許等の場合は、創作を保護するものであるから、損害未発生の場合であっても実施料相当額の賠償が認められる。判例も示されている。

[5]拒絶査定(拒絶審決)が確定した場合

(1)特許・意匠の場合
 拒絶査定(拒絶審決)が確定しても、引用された文献等も拒絶されたものであれば、安心して製造販売ができることがわかる。また、引用文献が特許や意匠登録等されたものであったとしても、製造販売しようとしている商品が、引用された個々の文献の権利範囲から外れている場合には、やはり、安心して製造販売することができると判断できる。従って、拒絶されたからといって出願が無意味になることはない。むしろ、審査官による調査がしっかりとなされたものである点で利用価値は大きい。

(2)商標の場合
 引用された商標と変更すれば済む話ではないかと思う。ネーミングは非常に大切であるが、別のネーミングに変更しても需要者はそれほど意識しないのではないだろうか。

[6]存在意義

(1)国家資格になっているのかの意義について考えてみる。短答式試験は、Who,What,When,Where,Why,Howを判断できるか否かを確かめる試験と捉えることができる。論文式試験は、発明等を文章で説明する必要があることから正確な文章を書けるか否かを産業財産権を題材として(技術内容等にすると範囲が広すぎて試験問題を作成することが恐らく不可能)確認するための試験と捉えられる。口述試験は、依頼人に口頭で説明することができ、場合によっては特許庁へ出向いて口頭で何らかの説明をすることができるか否かを確かめる試験と捉えることができる。

(2)何故専門家として弁理士が必要なのかについて考えてみる。産業財産権法は、特許庁と出願人との間でなされる手続、自分の権利を防御するための手続について規定した法律である。素人が特許庁へ手続をしても不正確な手続ばかりをすることになり、特許庁としては方式指令を頻発しなければならない。そこで、ある程度の知識を持った人間に手続をして欲しいとの立場から弁理士という職業が設けられたのだろうと思われる。

以上のようなことを考えながら業務をしている。

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